Ces résultats appartiendront au client en contrepartie du paiement de la totalité des coûts de la prestation. Il est donc important de bien formaliser le contenu technique à réaliser pour circonscrire le périmètre de la cession de la propriété des résultats au tiers. C’est l’objet du contrat : il comporte notamment le cahier des charges et une clause de transfert de la propriété des résultats au commanditaire de la prestation.
Symétriquement, l’établissement peut solliciter, via ses laboratoires de recherche, une prestation auprès d’un tiers (le prestataire). Cette situation est fréquente dans les projets de valorisation pour réaliser des démonstrateurs de concepts, développer des logiciels, etc. Il convient alors d’être extrêmement vigilant à la contractualisation entre l’établissement et le prestataire. En effet, les chercheurs font souvent appel en pratique à des prestataires qu’ils connaissent (par exemple, un ex post-doctorant) qui réalisent la prestation sous le statut d’auto-entrepreneur. La prestation est conclue rapidement par la signature d’un unique devis par le laboratoire. Or, sans formalisation de la prestation en un contrat, cela peut s’avérer problématique. En effet, sans clause indiquant que les résultats générés par le prestataire et les éventuels droits de propriété intellectuelle (PI) en découlant appartiennent au laboratoire, le prestataire n’est pas dans l’obligation de les céder. Or, la prestation peut consister, par exemple, en le développement d’une brique logicielle supplémentaire à un logiciel de base, propriété du laboratoire (établissement), intégrée à un projet de valorisation, nécessitant dès lors de la transférer ensuite vers un tiers ou vers la SATT par exemple. Il est donc indispensable de s’assurer au préalable d’en posséder la pleine jouissance. Sans la signature préalable d’un contrat de prestation, il faudrait, une fois les résultats obtenus, formaliser la cession a posteriori via un contrat de cession des droits de PI qui pourraient découler des résultats. Si le prestataire est allé au-delà du cahier des charges initial, ce qui arrive parfois, il peut réclamer que cette cession soit payante, puisque non comprise dans le prix initial. Aussi, la cession a postériori est généralement source de problèmes, le prestataire (souvent les autoentrepreneurs) réclamant alors le partage de la propriété des résultats. La signature d‘un contrat de prestation en amont est donc à privilégier absolument.
Ainsi, le contrat de prestation intègre notamment le cahier des charges et une clause de transmission au laboratoire (établissement) des droits de propriété intellectuelle sur les résultats. Selon la nature des résultats générés, il peut être également mentionné que les maquettes, illustrations, solutions identifiées seront la propriété du laboratoire. Parfois, le devis peut comprendre en son verso des clauses générales de vente. Dans ce cas, il faut s’assurer que le cahier des charges est bien respecté dans le devis et vérifier la présence d’une clause de transfert de la propriété de tous les résultats au laboratoire (établissement) ainsi que la propriété intellectuelle y afférente.
Plus précisément, la clause relative à la propriété des résultats contient deux aspects.
D’une part, elle acte la cession au laboratoire (établissement) des droits de propriété industrielle, en particulier, la cession des créations d’ordre technique pouvant conduire au dépôt d’une demande de brevet. Il doit être clairement stipulé que le prestataire cède ses droits aux brevets et que les noms des inventeurs éventuels du prestataire seront mentionnés dans le brevet en accord avec les dispositions légales (article L. 611-9 du Code de la Propriété Intellectuelle (CPI)). Il sera fait mention que le prestataire s’engage à ce que les membres de ses personnels cités comme inventeurs signent toutes les formalités nécessaires au dépôt et au maintien en vigueur des demandes de brevets éventuelles qui découleront des résultats, tant en France qu’à l’étranger.
D’autre part, le contrat de prestation contient l’engagement du prestataire à céder les droits patrimoniaux (droits d’exploitation) d’auteurs, en particulier dans le cas où les résultats conduiraient à du code logiciel. La clause de cession des droits d’auteurs doit contenir les mentions obligatoires telles que spécifiées à l’article L. 131-3 du Code de la PI. Ainsi doivent apparaitre :
- L’étendue de la cession des droits patrimoniaux, c’est-à-dire la mention de chacun des droits patrimoniaux cédés (droit de reproduction et/ou droit de représentation et/ou d’adaptation), et si la cession est à titre exclusif ou non ;
- La destination, c’est-à-dire les canaux via lesquels l’œuvre sera reproduite (supports papiers, numériques, Internet, etc.), dans quels buts (diffusion sur Internet, représentation en pièce de théâtre, télédiffusion) et à quelles fins (usage privé, commercial ou non, etc.) ;
- Le lieu, c’est-à-dire la délimitation des territoires géographiques dans lesquels le droit est cédé ;
- La durée.
De son côté, l’établissement s’engage à respecter le droit à la paternité (nom) des auteurs, membres du personnel du prestataire, dont les noms seraient mentionnés.
